隨著我國(guó)專利制度的不斷發(fā)展，關(guān)于優(yōu)先權(quán)的修改也經(jīng)歷多次。依據(jù)現(xiàn)行的《專利法》第二十九條及《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條對(duì)優(yōu)先權(quán)的有關(guān)規(guī)定[2]，申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)；申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請(qǐng)人要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)是發(fā)明專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)；在先申請(qǐng)是實(shí)用新型專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專利申請(qǐng)。但是，提出后一申請(qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：

（一）已經(jīng)要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)的；

（二）已經(jīng)被授予專利權(quán)的；

（三）屬于按照規(guī)定提出的分案申請(qǐng)的。

3.1 關(guān)于“第一次申請(qǐng)”規(guī)定的解讀

根據(jù)《巴黎公約》規(guī)定，“第一次申請(qǐng)”必須是在成員國(guó)首次提交的正規(guī)的國(guó)家申請(qǐng)，即被正式受理并給予申請(qǐng)日的在先申請(qǐng)，與該在先申請(qǐng)隨后的法律狀態(tài)無(wú)關(guān)。

3.1.1正規(guī)的國(guó)家申請(qǐng)

正規(guī)的國(guó)家申請(qǐng)是被正式受理并給予申請(qǐng)日的在先申請(qǐng)。眾所周知，雖然美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)沒(méi)有權(quán)利要求，僅有說(shuō)明書(shū)和附圖，美國(guó)專利局不會(huì)審查臨時(shí)申請(qǐng)，但美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)是正規(guī)的國(guó)家申請(qǐng)，其本身是能夠作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的“第一次申請(qǐng)”。

3.1.2在巴黎公約的成員國(guó)提交

“第一次申請(qǐng)”必須是在巴黎公約的成員國(guó)中提出，若在非成員國(guó)中提交，則不屬于優(yōu)先權(quán)意義上的“第一次申請(qǐng)”（參見(jiàn)巴黎公約第四條A-(2)的規(guī)定）。

參考（2014）高行終字第1210號(hào)的行政判決書(shū)（下稱“財(cái)團(tuán)法人案”）[3]，涉案專利申請(qǐng)為申請(qǐng)?zhí)?00910001233.2的發(fā)明專利申請(qǐng)。申請(qǐng)人為財(cái)團(tuán)法人研究院，申請(qǐng)日為2009年1月14日，優(yōu)先權(quán)日為2008年1月25日，優(yōu)先權(quán)文本為申請(qǐng)?zhí)?00810007053.0的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)文件。審查員檢索到優(yōu)先權(quán)日為2007年12月22日在臺(tái)灣提出的專利申請(qǐng)作為對(duì)比文件1。對(duì)比文件1公開(kāi)了與涉案專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文本中記載的相同主題。審查員認(rèn)為：對(duì)比文件1的優(yōu)先權(quán)日早于本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，因此，第200810007053.0號(hào)申請(qǐng)文件不是財(cái)團(tuán)法人研究院提出的記載了涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1-10的相同主題的首次申請(qǐng)，不能作為本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件，由此涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1-10的優(yōu)先權(quán)不成立。但是，北京高院認(rèn)為：因臺(tái)灣不是巴黎公約成員國(guó)，對(duì)比文件1不屬于優(yōu)先權(quán)意義上的第一次申請(qǐng)，不影響涉案申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)成立；而第200810007053.0號(hào)申請(qǐng)文件被視為優(yōu)先權(quán)意義上的“第一次申請(qǐng)”，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。由此可見(jiàn)，僅僅在巴黎公約成員國(guó)首次提出的專利申請(qǐng)可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。雖然在非巴黎公約成員國(guó)提出相同主題的申請(qǐng)并不會(huì)破壞自己申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，但為了避免日后的糾紛，在制定申請(qǐng)策略時(shí)，建議將首次申請(qǐng)安排在巴黎公約成員國(guó)提交，并且將該首次申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

考慮到臺(tái)灣企業(yè)和同胞的合理利益，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2010年頒布了《關(guān)于臺(tái)灣同胞專利申請(qǐng)的若干規(guī)定》（第58號(hào)）中規(guī)定了：要求臺(tái)灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)，其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日應(yīng)當(dāng)在2010年9月12日（含當(dāng)日）以后。自此，在臺(tái)灣首次提出的專利申請(qǐng)?jiān)谖覈?guó)才可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

3.1.3在世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)

《巴黎公約》規(guī)定的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)該指在世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。規(guī)定“第一次申請(qǐng)”的目的是為了合理保護(hù)和平衡專利申請(qǐng)人與公眾的利益，只要是申請(qǐng)人對(duì)技術(shù)首次作出的貢獻(xiàn)就要最大限度地保護(hù)申請(qǐng)人在不同國(guó)家的利益。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條對(duì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”存在歧義，容易讓人誤認(rèn)為只要專利申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)范圍內(nèi)第一次提出即可。

參見(jiàn)第36591號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定[4]，專利權(quán)人顯然對(duì)該法條的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”存在誤解。在該案無(wú)效決定中，專利復(fù)審委員會(huì)明確指出本國(guó)優(yōu)先權(quán)中“第一次申請(qǐng)”是指世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。涉案專利要求在中國(guó)首次提交的在先申請(qǐng)A的本國(guó)優(yōu)先權(quán)，但實(shí)際上該申請(qǐng)人之前在美國(guó)已經(jīng)就相同主題提交過(guò)美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)B。由于優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)應(yīng)該是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，所以，在先申請(qǐng)A因美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)B的存在而不能作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，使得涉案申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)A的本國(guó)優(yōu)先權(quán)，導(dǎo)致某些項(xiàng)技術(shù)方案的權(quán)利喪失。

實(shí)質(zhì)上，若細(xì)心研究《巴黎公約》和我國(guó)專利制度的發(fā)展過(guò)程，優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定幾經(jīng)修訂，適用范圍從外國(guó)優(yōu)先權(quán)（首次在國(guó)外提出申請(qǐng)，然后在本國(guó)提出申請(qǐng)）擴(kuò)展到本國(guó)優(yōu)先權(quán)（首次在本國(guó)提出申請(qǐng)，然后在本國(guó)再次提出申請(qǐng)），主要是為了使得本國(guó)申請(qǐng)人在優(yōu)先權(quán)方面享有與外國(guó)申請(qǐng)人同等待遇。如果將本國(guó)優(yōu)先權(quán)中的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”理解為“在中國(guó)范圍內(nèi)第一次提交的申請(qǐng)”，則有違優(yōu)先權(quán)制度的精神。由此，無(wú)論是外國(guó)優(yōu)先權(quán)還是本國(guó)優(yōu)先權(quán)，“第一次申請(qǐng)”都應(yīng)該理解成世界范圍內(nèi)的“首次申請(qǐng)”。

在上述財(cái)團(tuán)法人案的行政判決書(shū)中也提到：從優(yōu)先權(quán)的立法本意來(lái)看，“第一次申請(qǐng)”應(yīng)該理解成世界范圍內(nèi)的“首次申請(qǐng)”，沒(méi)有國(guó)別限制，如果首次申請(qǐng)是在外國(guó)提出，則享有外國(guó)優(yōu)先權(quán)；如果首次申請(qǐng)?jiān)诒緡?guó)提出，則享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

3.1.4 “第一次申請(qǐng)”與其隨后的法律狀態(tài)無(wú)關(guān)

《巴黎公約》規(guī)定，“第一次申請(qǐng)”與該在先申請(qǐng)隨后的法律狀態(tài)無(wú)關(guān)，在先申請(qǐng)是否被授權(quán)，是否已經(jīng)撤回、駁回、分案或視為撤回，都不影響該申請(qǐng)作為正規(guī)申請(qǐng)產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力。

我國(guó)沒(méi)有關(guān)于臨時(shí)申請(qǐng)的規(guī)定，但下述情形因該申請(qǐng)未被公開(kāi)而實(shí)際上類似于美國(guó)的臨時(shí)申請(qǐng)：如果申請(qǐng)人沒(méi)有在申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)繳納申請(qǐng)費(fèi)，在先申請(qǐng)將被視為撤回，由于在先申請(qǐng)?jiān)谔峤划?dāng)日已經(jīng)被正式受理并獲得申請(qǐng)?zhí)枺瑢儆谡?guī)的國(guó)家申請(qǐng)，申請(qǐng)人可利用優(yōu)先權(quán)制度在規(guī)定期限內(nèi)提出要求該在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的同樣的在后申請(qǐng)，獲得更早的優(yōu)先權(quán)日。利用這種情形，可以實(shí)現(xiàn)：1）如果申請(qǐng)人因疏忽而繳納申請(qǐng)費(fèi)，則利用優(yōu)先權(quán)成功挽救了該發(fā)明創(chuàng)造；2）申請(qǐng)人可以有意盡早提交在先申請(qǐng)但不繳申請(qǐng)費(fèi)，在規(guī)定期限內(nèi)提出要求該在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的同樣的在后申請(qǐng)，能夠以最小成本爭(zhēng)取到更早的優(yōu)先權(quán)日。同時(shí)，由于這種有意的做法將實(shí)際申請(qǐng)日延后，因而使得專利保護(hù)期的終止日延后。

在我國(guó)在《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條中對(duì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)額外地規(guī)定在先申請(qǐng)已被授權(quán)，不能作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，主要目的是防止重復(fù)授權(quán)。因此，在實(shí)踐中，由于實(shí)用新型授權(quán)較快，大部分實(shí)用新型在6個(gè)月左右就發(fā)授權(quán)通知書(shū)，如果需要將該實(shí)用新型申請(qǐng)作為以后申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，則不能辦理繳費(fèi)登記手續(xù)。

3.1.5“破格”的“第一次申請(qǐng)”

巴黎公約中規(guī)定的“首次申請(qǐng)”也不一定是絕對(duì)意義上的“首次申請(qǐng)”。根據(jù)《巴黎公約》第4條第C部分中第（4）款，規(guī)定該例外的條件是：1）在后申請(qǐng)與首次申請(qǐng)針對(duì)相同的主題；2）在后申請(qǐng)與首次申請(qǐng)?jiān)谕怀蓡T國(guó)提出；3）在后申請(qǐng)?jiān)谑状紊暾?qǐng)的申請(qǐng)日之后的規(guī)定期限內(nèi)提出；4）在提出在后申請(qǐng)之前，首次申請(qǐng)已經(jīng)被撤回、放棄或駁回，沒(méi)有提供公眾閱覽，也沒(méi)有遺留任何權(quán)利；5）首次申請(qǐng)尚未被用作過(guò)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)；6）在首次申請(qǐng)與在后申請(qǐng)之間的時(shí)間間隔中，申請(qǐng)人也沒(méi)有向其他成員國(guó)就相同的主題提出過(guò)申請(qǐng)。如果在后申請(qǐng)符合上述六項(xiàng)規(guī)定，則其可以 “破格”為首次申請(qǐng)。

實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以利用該規(guī)定挽救視為撤回的發(fā)明或實(shí)用新型專利申請(qǐng)。例如，申請(qǐng)人因未在提交專利申請(qǐng)A后的兩個(gè)月內(nèi)繳納申請(qǐng)費(fèi)而使得該專利申請(qǐng)A被視為撤回，此時(shí)，申請(qǐng)人可以有兩種選擇：1）在專利申請(qǐng)A的申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)提交要求專利申請(qǐng)A優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)B；和2）盡快提交專利申請(qǐng)B，但不要求專利申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，這樣，專利申請(qǐng)B可以“破格”為首次申請(qǐng)，將來(lái)可作為后續(xù)改進(jìn)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

對(duì)于選擇第1）項(xiàng)而言，有下述益處：對(duì)于這種視為撤回情形，如果申請(qǐng)人想恢復(fù)權(quán)利，除了補(bǔ)交900元申請(qǐng)費(fèi)之外，還必須繳納恢復(fù)手續(xù)費(fèi)1000元，這對(duì)申請(qǐng)人為自然人的來(lái)說(shuō)，是一筆不小的開(kāi)支。而利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度，該視為撤回的申請(qǐng)就可以得到補(bǔ)救，而且只需在繳納申請(qǐng)費(fèi)的基礎(chǔ)上額外繳納優(yōu)先權(quán)費(fèi)80元即可，節(jié)省開(kāi)支。

對(duì)于選擇第2）項(xiàng)而言，有下述益處：因?yàn)榇藭r(shí)專利申請(qǐng)A未公開(kāi)，若經(jīng)檢索在這幾個(gè)月內(nèi)沒(méi)有相關(guān)申請(qǐng)公開(kāi)且專利申請(qǐng)B還可能有后續(xù)改進(jìn)，建議采用選擇2），將專利申請(qǐng)B “破格”為首次申請(qǐng)，為在之后12個(gè)月內(nèi)可能的后續(xù)申請(qǐng)C提供優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

實(shí)踐中，因?yàn)樵谙壬暾?qǐng)?jiān)瓌t下在先的申請(qǐng)日非常重要，我們通常會(huì)建議客戶選擇第1）項(xiàng)。而且，日后的改進(jìn)方案也可以再次要求第一次提交的申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。但作為知識(shí)全面的代理人，也應(yīng)該對(duì)第2）項(xiàng)有所了解，以備不時(shí)之需。

3.2關(guān)于部分優(yōu)先權(quán)

在實(shí)踐中，申請(qǐng)人對(duì)在先申請(qǐng)中的發(fā)明創(chuàng)造不斷做出進(jìn)一步的改進(jìn)或者完善，在其在后申請(qǐng)中自然會(huì)增加在先申請(qǐng)中沒(méi)有的技術(shù)方案。鑒于《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定“申請(qǐng)人要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的，其在先申請(qǐng)自后一申請(qǐng)?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍保?/span>為此，在布局權(quán)利要求時(shí)，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)中至少要包括限定在先申請(qǐng)方案的獨(dú)立權(quán)利要求，以使得其能夠享受到優(yōu)先權(quán)。在實(shí)踐中，有不少案例因在后申請(qǐng)某個(gè)特征的上位概括使得主題與在先申請(qǐng)的主題不同而喪失優(yōu)先權(quán)。

參照第35171號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查判決書(shū)（下稱“厚德案”）[5]，在先申請(qǐng)中僅僅記載了“雞蛋粉”的實(shí)施例；在后申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中記載了“蛋粉或蛋液包括但不限于由雞蛋、鴨蛋、鵝蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液”，因此“蛋粉”并不限于雞蛋粉，“蛋液”也不限于“雞蛋”的液體形態(tài)的“蛋粉或蛋液”；在后申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求中限定的“蛋粉或蛋液”。在該案中，因在后申請(qǐng)的主題“蛋粉或蛋液”是在先申請(qǐng)的“雞蛋粉”的上位概括且額外包括并列方案“蛋液”，二者不存在相同主題，因而在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

筆者推薦將厚德案的在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行改編，使得其至少包含下述獨(dú)立權(quán)利要求：獨(dú)立權(quán)利要求1限定“雞蛋粉”方案；獨(dú)立權(quán)利要求2限定“鴨蛋粉或鵝蛋粉”方案；獨(dú)立權(quán)利要求3限定“蛋液”方案。由此，至少獨(dú)立權(quán)利要求1能成功地要求到優(yōu)先權(quán)。

關(guān)于另一個(gè)典型案例，請(qǐng)參見(jiàn)浜松光子的920150知行字第82號(hào)行政裁決申訴行政裁定書(shū)[6]，涉案專利因在后申請(qǐng)的主題“加工對(duì)象物”為在先申請(qǐng)的主題“光透射性材料”的上位概念（不屬于相同主題）而沒(méi)有享受到優(yōu)先權(quán)。

所以，申請(qǐng)人在布局該在后申請(qǐng)的權(quán)利要求時(shí)應(yīng)該步步為營(yíng)，盡可能將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)層次化，充分利用好“部分優(yōu)先權(quán)”。

3.3 在先申請(qǐng)的提前公開(kāi)可能影響在后申請(qǐng)的新創(chuàng)性

在實(shí)踐中，申請(qǐng)人為了及早獲得授權(quán)而選擇提前公開(kāi)在先申請(qǐng)，使得公開(kāi)日處于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前。若在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)之間因技術(shù)方案為可替代方案而并不完全一致導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)不成立，則此時(shí)在先申請(qǐng)將成為現(xiàn)有技術(shù)，威脅在后申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。若申請(qǐng)人打算將在先申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，則應(yīng)慎用提前公開(kāi)。

以上述改編后的厚德案為例，顯然，只有獨(dú)權(quán)1能夠享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，而獨(dú)權(quán)2－3不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。若在先申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)，就構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，獨(dú)立權(quán)利要求2的“鴨蛋粉或鵝蛋粉”相對(duì)于在先申請(qǐng)的“雞蛋粉”屬于可替代方案，新穎性和創(chuàng)造性都受到威脅。然而，若在先申請(qǐng)?jiān)谠诤笊暾?qǐng)的申請(qǐng)日之后公開(kāi)，在先申請(qǐng)只構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，僅威脅在后申請(qǐng)的獨(dú)權(quán)2－3的新穎性，獲得授權(quán)的機(jī)會(huì)大大增加。當(dāng)然，這僅僅舉了一個(gè)非常簡(jiǎn)單的例子，現(xiàn)實(shí)案例要復(fù)雜得多。在此只是提醒代理人和申請(qǐng)人在已要求優(yōu)先權(quán)的情況下，沒(méi)有不要多此一舉地提前公開(kāi)在先申請(qǐng)。

3.4專利類型的轉(zhuǎn)換

實(shí)踐中，申請(qǐng)人對(duì)專利法的規(guī)定理解不清楚或者拿不定主意到底是申請(qǐng)發(fā)明還是實(shí)用新型。對(duì)于這些申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，他們可以利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，如果申請(qǐng)人認(rèn)為其發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)新程度很高，技術(shù)壽命長(zhǎng)，并且市場(chǎng)潛力大，可以考慮將實(shí)用新型申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為發(fā)明;反之亦然。

更有意義的是，如果申請(qǐng)人誤將一個(gè)含有關(guān)于產(chǎn)品以及該產(chǎn)品的制造方法的技術(shù)方案申請(qǐng)為實(shí)用新型，由于該申請(qǐng)中的方法部分不屬于實(shí)用新型的保護(hù)對(duì)象，而利用分案又不能改變?cè)暾?qǐng)的類別，此時(shí)申請(qǐng)人可以利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)而再申請(qǐng)一件保護(hù)該方法方案的發(fā)明專利，就可以得到及時(shí)補(bǔ)救。

《巴黎公約》規(guī)定，首次申請(qǐng)為實(shí)用新型申請(qǐng)，可以作為在后提出的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。但是，我國(guó)的本國(guó)優(yōu)先權(quán)只適用于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)，不允許由實(shí)用新型申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)。