第9170811號(hào)“愛(ài)的小桔燈點(diǎn)亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及圖”商標(biāo)異議申請(qǐng)案
作者：千慧
發(fā)布時(shí)間：2019-10-24
文章來(lái)源：千慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱：愛(ài)的小桔燈點(diǎn)亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及圖
商標(biāo)圖樣：
申請(qǐng)?zhí)枺?170811
商標(biāo)類別：16
商品/服務(wù)項(xiàng)目：小冊(cè)子(手冊(cè))；海報(bào)；文具；書(shū)籍；印刷出版物；繪畫(huà)板；期刊；教學(xué)材料(儀器除外)；削鉛筆器；書(shū)寫材料
被異議人（商標(biāo)申請(qǐng)人）：遠(yuǎn)譽(yù)廣告（上海）有限公司
異議人：濟(jì)南廣播電視臺(tái)
異議人的理由和依據(jù)：
被異議人于2011年3月3日申請(qǐng)了第9170811號(hào)“
”（文字部分：愛(ài)的小桔燈點(diǎn)亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE）商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“被異議商標(biāo)”），2013年10月27日經(jīng)商標(biāo)局初步審定并刊登在1381期《商標(biāo)公告》上。2014年1月6日，濟(jì)南廣播電視臺(tái)對(duì)被異議商標(biāo)提出異議申請(qǐng)。理由如下：
1.被異議商標(biāo)“
”與異議人2008年11月初創(chuàng)作完成并開(kāi)始使用的著作權(quán)作品“
”構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)未經(jīng)異議人的許可，侵犯了異議人在先著作權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十二條之規(guī)定。
2.作品“
”是異議人旗下Music 88.7濟(jì)南音樂(lè)廣播的知名公益欄目“同讀一本書(shū) 小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)”的活動(dòng)LOGO。該活動(dòng)主要面對(duì)偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)小學(xué)，向社會(huì)及團(tuán)體發(fā)起愛(ài)心圖書(shū)捐贈(zèng)的形式，讓城市和鄉(xiāng)村的孩子同讀一本書(shū)。活動(dòng)從2009年1月1日起開(kāi)辦至今4年多時(shí)間里，已幫助60多所鄉(xiāng)村小學(xué)建立起了愛(ài)心圖書(shū)室，送去書(shū)籍100多萬(wàn)冊(cè)，在社會(huì)上產(chǎn)生了極大的反響。因此，異議人對(duì)于“
”作品不僅享有著作權(quán)而且已經(jīng)將其作為商標(biāo)用于商業(yè)用途并產(chǎn)生了一定的影響力，對(duì)此同為媒體行業(yè)的被異議人對(duì)該活動(dòng)不可能不知曉，也不可能不知道異議人的活動(dòng)LOGO。
3.有證據(jù)顯示，被異議人是Music 88.7濟(jì)南音樂(lè)廣播的廣告總運(yùn)營(yíng)，協(xié)助異議人進(jìn)行整體頻道包裝、活動(dòng)組織等。其有大量機(jī)會(huì)接觸和了解MUSIC88.7“小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)”的LOGO，在明知的情況下其未經(jīng)異議人的許可，將與該活動(dòng)LOGO非常近似的被異議商標(biāo)注冊(cè)在活動(dòng)密切相關(guān)的“書(shū)籍、文具”等產(chǎn)品上，不僅侵犯了異議人在先的著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)，而且損害了“小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)”的關(guān)注者、參與者和廣大公益活動(dòng)支持者的感情，產(chǎn)生了惡劣的社會(huì)影響。其行為明顯違反了《商標(biāo)法》第十五條有關(guān)規(guī)定，理應(yīng)予以駁回。
異議人的主要證據(jù)：
1.異議人及“小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)”的基本情況介紹；
2.異議人作品的《作品登記證書(shū)》、作品委托設(shè)計(jì)合同、作品確認(rèn)單等證明異議人系作品的著作權(quán)人的證據(jù)；
3.異議人在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日以前發(fā)布的顯示異議人作品的產(chǎn)品目錄及報(bào)刊宣傳資料；
4.異議人自2009年起在活動(dòng)中使用該作品的照片、報(bào)道等；
5.異議人與被異議人簽訂的商業(yè)合同復(fù)印件等。
被申請(qǐng)人在法定限期內(nèi)未提交答辯。
裁決結(jié)果：
商標(biāo)局審查認(rèn)為，異議人的“同讀一本書(shū) 小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標(biāo)識(shí)，其圖形部分由燭臺(tái)及樹(shù)葉組成。異議人提供的委托設(shè)計(jì)合同可以證明其于2008年完成“同讀一本書(shū) 小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng)TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。其產(chǎn)品目錄及報(bào)刊宣傳資料可以證明異議人已將上述圖形進(jìn)行了一定的公益宣傳。異議人提供的《作品登記證書(shū)》可以證明異議人已將其“圖形”作品進(jìn)行了著作權(quán)登記。上述證據(jù)可以證明異議人自2008年起已就該圖形享有著作權(quán)。
被異議商標(biāo)“愛(ài)的小桔燈點(diǎn)亮新希望LOVEHOPEKIDSCARE及圖”所含圖形部分的主體同樣是燭臺(tái)及樹(shù)葉，與異議人的“同讀一本書(shū) 小桔燈愛(ài)心讀書(shū)行動(dòng) TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及圖”標(biāo)識(shí)中的圖形在造型特征、視覺(jué)效果上基本相同。
綜上，商標(biāo)局認(rèn)定被異議商標(biāo)損害了異議人的在先著作權(quán)，依法不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用新商標(biāo)法。
《商標(biāo)法》第十五條第二款：“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)”。
《商標(biāo)法》第三十二條：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。（即：修改前《商標(biāo)法》第三十一條）
對(duì)企業(yè)的啟示：
本案中，異議人依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條第二款關(guān)于“合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系及其他關(guān)系搶注他人在先使用的商標(biāo)”之規(guī)定和第三十二條第一段關(guān)于“保護(hù)權(quán)利人現(xiàn)有在先權(quán)利”之規(guī)定，向商標(biāo)局提出了異議，最終商標(biāo)局依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條駁回了被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。
根據(jù)立法規(guī)定，適用第十五條第二款關(guān)于“合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系及其他關(guān)系搶注他人在先使用的商標(biāo)”之規(guī)定，要求：“商品相同或者類似+商標(biāo)相同或者近似+商標(biāo)已經(jīng)使用但未注冊(cè)+搶注人主觀明知+雙方具有特定關(guān)系”，同時(shí)具備以上條件方能適用該條款。本案中，異議人將其LOGO用于公益活動(dòng)中，被異議商標(biāo)則申請(qǐng)?jiān)凇拔木摺?shū)籍”等商品上，雖然本案中二者具有關(guān)聯(lián)性，被異議商標(biāo)所使用的“書(shū)籍、文具”等正是異議人倡議捐助的產(chǎn)品，但是顯然還未達(dá)到類似商品/服務(wù)的程度，因此適用第十五條第二款的條件并不具備，這也是商標(biāo)局未能支持的原因。
實(shí)踐中，我們遇到大量在先權(quán)利被搶注的案例。根據(jù)法律規(guī)定和相關(guān)司法解釋，商標(biāo)法第三十二條所保護(hù)的“在先權(quán)利”指被異議商標(biāo)（被申請(qǐng)商標(biāo)/訴爭(zhēng)商標(biāo)）申請(qǐng)日之前，權(quán)利人依法享有的除商標(biāo)權(quán)以外的民事權(quán)利或者其他應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益。包括：著作權(quán)、姓名權(quán)、外觀專利權(quán)、商號(hào)權(quán)以及具備一定條件的“商品化權(quán)”。其中，侵犯在先著作權(quán)案件是此類案件中占比最高的，然而最終在先著作權(quán)能夠成功對(duì)抗在后商標(biāo)權(quán)的，數(shù)量并不多。事實(shí)上，企業(yè)通過(guò)商標(biāo)監(jiān)測(cè)很容易發(fā)現(xiàn)與自己的著作權(quán)作品高度近似的商標(biāo)，但是往往在理解第三十二條的適用問(wèn)題和證據(jù)提供上出現(xiàn)問(wèn)題。
異議程序中適用第三十二條保護(hù)企業(yè)在先著作權(quán)必須同時(shí)滿足以下要件：
首先，要求異議人或其利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日以前已經(jīng)通過(guò)創(chuàng)作、繼承、轉(zhuǎn)讓等方式取得著作權(quán)；
再者，要求被異議商標(biāo)與在先著作權(quán)作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似；
第三，要求被異議人有可能接觸或者事實(shí)上接觸過(guò)著作權(quán)作品；
第四，被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)行為并未經(jīng)得著作權(quán)人的許可。
事實(shí)上，上述四個(gè)要件標(biāo)準(zhǔn)是比較高的。適用本條并不要求著作權(quán)作品具有影響力，但是要求被異議人有可能接觸或者事實(shí)上接觸過(guò)著作權(quán)作品。書(shū)者認(rèn)為如要滿足此項(xiàng)要求，要求著作權(quán)人或者證明作品在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日以前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表；或者證明被異議人通過(guò)某種渠道，私下接觸過(guò)尚未公開(kāi)發(fā)表的作品。同時(shí)該要求也是出于對(duì)被異議人主觀方面的考量，如果被異議人接觸過(guò)或者有可能接觸到著作權(quán)作品，那么其申請(qǐng)商標(biāo)的善意就很難成立，被異議商標(biāo)侵害在先作品著作權(quán)的事實(shí)即可認(rèn)定。本案中異議人提供的“異議人與被異議人簽訂的商業(yè)合同復(fù)印件”可以有效證明被異議人接觸過(guò)或者可能接觸過(guò)作品，廣大企業(yè)在商業(yè)活動(dòng)中要特別注意留存此類證據(jù)。
最難舉證的就是異議人或其利害關(guān)系人系在先著作權(quán)人這個(gè)事實(shí)了。通常而言，證據(jù)包括：著作權(quán)登記證書(shū)、最早發(fā)表作品的證據(jù)、創(chuàng)作作品的合同、文稿和確認(rèn)書(shū)等。實(shí)踐中，企業(yè)創(chuàng)作和發(fā)表作品的證據(jù)往往不予留存，更別提辦理著作權(quán)登記證書(shū)了。往往是在案件過(guò)程中，后補(bǔ)一份《著作權(quán)登記證書(shū)》作為著作權(quán)證據(jù)提交，因版權(quán)局辦理作品登記時(shí)只做形式審查，不做實(shí)質(zhì)審查，故晚于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日以后補(bǔ)辦的著作權(quán)登記證書(shū)的證明力相當(dāng)?shù)停跊](méi)有其他證據(jù)的佐證下，無(wú)法作為證據(jù)被商標(biāo)局接受。2017年3月1日正式施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第十九條第三款中明確了“商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)公告”可以作為權(quán)利人主張?jiān)谙戎鳈?quán)的初步證據(jù)，充分考慮了權(quán)利人舉證難的客觀情況，為部分已將作品申請(qǐng)為商標(biāo)的在先著作權(quán)人提供了新的舉證思路。但是即便如此要作為定案證據(jù)仍舊需要配合提供前述的其他證據(jù)更為有力。
盡管有行政機(jī)關(guān)的審查標(biāo)準(zhǔn)和法院的司法解釋予以明確，但是實(shí)踐中有關(guān)商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)的權(quán)利沖突之認(rèn)定問(wèn)題始終是個(gè)難點(diǎn)，分歧很大。畢竟對(duì)于兩個(gè)合法權(quán)利的取舍還是要尊重客觀、公平的事實(shí)，而事實(shí)就需要以充分證據(jù)作為支撐。有鑒于此，我們建議企業(yè)創(chuàng)作完成作品之初就及時(shí)辦理版權(quán)登記，同時(shí)務(wù)必留存有關(guān)作品創(chuàng)作（委托創(chuàng)作）、發(fā)表、宣傳、使用的一切證據(jù)，形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維權(quán)理念和檔案管理體系，才能充分舉證、有力維權(quán)。
