第6289574號(hào)“蘇諾SONOR及圖”商標(biāo)異議、復(fù)審及行政訴訟案
作者：千慧
發(fā)布時(shí)間：2018-06-13
文章來(lái)源：千慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)圖樣：
申請(qǐng)?zhí)枺?289574
商標(biāo)類(lèi)別：15
商品/服務(wù)項(xiàng)目：樂(lè)器;弦樂(lè)器;電子樂(lè)器;鼓(樂(lè)器);打擊樂(lè)器;風(fēng)琴;木琴;定音鼓;樂(lè)器盒;鼓面
被異議人（商標(biāo)申請(qǐng)人）：濟(jì)南旭秋樂(lè)器有限公司
異議人：索諾公司(SONOR GMBH & CO.KG)
案情概述：
被異議人于2007年9月24日申請(qǐng)了第6289574號(hào)“
”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱(chēng)“被異議商標(biāo)”），2009年11月6日經(jīng)商標(biāo)局初步審定并刊登在1190期《商標(biāo)公告》上。之后，索諾公司針對(duì)被異議商標(biāo)提出異議申請(qǐng)，2011年12月15日，商標(biāo)局作出異議裁定，認(rèn)為：異議人于“樂(lè)器”等商品上未在先申請(qǐng)注冊(cè)“SONOR及圖”商標(biāo)，亦未提供充分證據(jù)證明其在中國(guó)大陸已在先使用“SONOR及圖”商標(biāo)并使之具有一定影響。異議人稱(chēng)被異議人搶注、復(fù)制、抄襲其引證商標(biāo)證據(jù)不足。裁定核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊(cè)。
索諾公司不服商標(biāo)局的異議裁定，于2012年2月1日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依法提出異議復(fù)審申請(qǐng)，后本案還經(jīng)歷了行政訴訟程序。后續(xù)程序及具體情況如下：
一、商標(biāo)異議復(fù)審階段
申請(qǐng)人（原異議人）的異議復(fù)審理由為：
1.索諾公司系專(zhuān)業(yè)制造樂(lè)器的著名德國(guó)企業(yè)，在打擊樂(lè)器行業(yè)已逾百年。該公司系“SONOR及圖”商標(biāo)的真正創(chuàng)造者和合法持有者，且確已成功樹(shù)立了“SONOR及圖”商標(biāo)高端的知名品牌形象，索諾公司對(duì)“SONOR及圖”商標(biāo)的正當(dāng)權(quán)利應(yīng)得到法律的有效保護(hù)。
2.被異議商標(biāo)的注冊(cè)確已嚴(yán)重侵害了索諾公司知名商標(biāo)的正當(dāng)權(quán)利，旭秋公司屢屢以抄襲剽竊手段搶注索諾公司知名商標(biāo)的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)依法予以遏制。
3.索諾公司于2012年11月9日獲得“SONOR”及“鼓槌”圖形的中國(guó)著作權(quán)登記證書(shū)，索諾公司擁有上述作品的著作權(quán)。被異議商標(biāo)的構(gòu)圖與上述作品如出一轍，侵犯索諾公司上述作品的在先著作權(quán)。綜上，索諾公司請(qǐng)求依據(jù)《商標(biāo)法》第九條、第十條第一款第(八)項(xiàng)、第三十一條的規(guī)定，對(duì)被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
被申請(qǐng)人（原被異議人）答辯理由如下：
1.旭秋公司成立于1992年,是一家致力于薩克斯、長(zhǎng)笛等管樂(lè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一體的高科技企業(yè),產(chǎn)品中85%出口到國(guó)外市場(chǎng)。
2.2007年,旭秋公司接受“蘇諾樂(lè)器(中國(guó))有限公司”指示,以旭秋公司的名義申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo),其中的“蘇諾”及“S0N0R”源于企業(yè)字號(hào)。二者是中英文的相互輝映,構(gòu)成對(duì)應(yīng)關(guān)系。被異議商標(biāo)中的圖形是旭秋公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品形狀。被異議商標(biāo)系旭秋公司獨(dú)創(chuàng)并設(shè)計(jì)完成,該商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是完全合理、合法及正當(dāng)?shù)摹！?/span>
3.被異議商標(biāo)通過(guò)旭秋公司的長(zhǎng)期使用,已擁有較高的知名度。索諾公司所提證據(jù)不能證明其在世界及中國(guó)擁有較高知名度,其產(chǎn)品在中國(guó)未生產(chǎn)、銷(xiāo)售、宣傳。索諾公司在國(guó)外的商標(biāo)注冊(cè)與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性,其提交的證據(jù)材料不具有合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性和真實(shí)性。綜上,旭秋公司請(qǐng)求對(duì)被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。
申請(qǐng)人提交的證據(jù)：
1、2007年“S0N0R及圖”品牌產(chǎn)品推廣活動(dòng)報(bào)告,“S0N0R及圖”品牌產(chǎn)品在德國(guó)及美利堅(jiān)合眾國(guó)展會(huì)圖片,“S0N0R及圖”品牌產(chǎn)品的中國(guó)代理商出席上海展會(huì)的圖片；
2、索諾公司向旭秋公司發(fā)出的警告信函；
3、索諾公司于1996年申請(qǐng)注冊(cè)“S0N0R及圖”商標(biāo)的注冊(cè)情況；
4、索諾公司“S0N0R及圖”宣傳資料；
5、索諾公司著作權(quán)登記證書(shū)及申請(qǐng)材料；
6、被異議商標(biāo)及旭秋公司第6289574號(hào)“蘇諾S0N0R及圖”商標(biāo)的相關(guān)資料；
7、索諾公司網(wǎng)頁(yè)資料；
8、索諾公司“S0N0R及圖”商標(biāo)注冊(cè)資料；
9、索諾公司合作企業(yè)網(wǎng)頁(yè)資料；
10、索諾公司“S0N0R及圖”品牌樂(lè)器在在國(guó)際市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)的宣傳、銷(xiāo)售等資料。
被申請(qǐng)人提交的證據(jù)：
1、蘇諾樂(lè)器(中國(guó))有限公司委托書(shū)及被異議商標(biāo)設(shè)計(jì)說(shuō)明；
2、旭秋公司參加展會(huì)的手冊(cè)、發(fā)票、照片及商標(biāo)實(shí)際使用圖片；
3、被異議商標(biāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同及發(fā)票；
4、被異議商標(biāo)的相關(guān)資料。
異議復(fù)審裁定結(jié)果：
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過(guò)審查認(rèn)為:本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè),是否違反2001年商標(biāo)法第三十一條規(guī)定。
“S0N0R”為無(wú)特定含義的英文字母組合,加之“鼓棒圖形”組合為商標(biāo),應(yīng)是具有獨(dú)創(chuàng)性的商標(biāo)組合。
索諾公司創(chuàng)辦于1875年,其商號(hào)中“S0N0R”是該公司自創(chuàng)立伊始的公司名稱(chēng),并作為商標(biāo)廣泛宣傳和推廣使用,其中圖形是索諾公司獨(dú)創(chuàng)的打擊樂(lè)器棒槌的設(shè)計(jì)圖,與“S0N0R”作為商標(biāo)組合使用享有著作權(quán)。在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前,“S0N0R及圖”作為商標(biāo),索諾公司于1907年即在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè),后又在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè),并有著作權(quán)登記證書(shū),應(yīng)視為在先使用“S0N0R及圖”的所有人及擁有者。
被異議商標(biāo)中“S0N0R”及圖形與索諾公司享有著作權(quán)的“S0N0R”及圖形標(biāo)識(shí)相同,被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已構(gòu)成對(duì)索諾公司在先“S0N0R”及圖形標(biāo)識(shí)著作權(quán)的侵犯,違反了2001年商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。
基于上述理由,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出第35449號(hào)異議復(fù)審裁定，認(rèn)為申請(qǐng)人所提異議復(fù)審理由成立，被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
二、商標(biāo)行政訴訟一審階段
被申請(qǐng)人濟(jì)南旭秋樂(lè)器有限公司（本案原告）不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（本案被告）作出的異議復(fù)審裁定，于法定限期內(nèi)向北京市第一中級(jí)人民法院起訴，請(qǐng)求人民法院判令撤銷(xiāo)被訴裁定。訴訟理由如下：
1.“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)僅是普通樂(lè)器和普通英文的簡(jiǎn)單組合，沒(méi)有完整地表達(dá)思想或情感，不構(gòu)成作品。
2.“SONOR及圖”商標(biāo)于1907年在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)，而“鼓棒圖形”發(fā)表于1960年9月29日，說(shuō)明上述標(biāo)識(shí)已經(jīng)超過(guò)我國(guó)著作權(quán)法中規(guī)定的對(duì)作品五十年的保護(hù)期限。索諾公司提交的我國(guó)著作權(quán)登記證書(shū)形成于2012年，不能證明上述標(biāo)識(shí)的發(fā)表及形成時(shí)間。
3.在被異議商標(biāo)申請(qǐng)之前，并無(wú)其他在先相同或近似商標(biāo)的存在，因此商標(biāo)局核準(zhǔn)本案被異議商標(biāo)具有充足合法的理由。旭秋公司是被異議商標(biāo)的合法所有人。
4.被異議商標(biāo)的整體并未摹仿索諾公司的在先標(biāo)識(shí)或商標(biāo)，也未抄襲其所謂的在先作品，第35449號(hào)裁定的相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)。
綜上，旭秋公司請(qǐng)求一審法院判決撤銷(xiāo)第35449號(hào)裁定。
被告辯稱(chēng)：
在案證據(jù)可以證明索諾公司對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)享有在先著作權(quán)，被異議商標(biāo)的注冊(cè)侵犯其在先著作權(quán)，不符合《商標(biāo)法》第三十一條的相關(guān)規(guī)定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)堅(jiān)持第35449號(hào)裁定中的各項(xiàng)認(rèn)定意見(jiàn)，該裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，行政程序合法，其請(qǐng)求法院依法判決維持該裁定。
第三人索諾公司提交書(shū)面陳述意見(jiàn)稱(chēng)：
索諾公司是專(zhuān)業(yè)制造樂(lè)器的著名德國(guó)企業(yè)，其“鼓槌”圖形和“SONOR”品牌早已在先使用并獲得相關(guān)國(guó)家的商標(biāo)注冊(cè)，索諾公司對(duì)上述標(biāo)識(shí)享有無(wú)可爭(zhēng)辯的著作權(quán)。被異議商標(biāo)系對(duì)上述標(biāo)識(shí)的復(fù)制和抄襲，侵犯索諾公司的在先著作權(quán)。索諾公司同意第35449號(hào)裁定的認(rèn)定意見(jiàn)，請(qǐng)求法院判決維持該裁定。
法院判決結(jié)果：
法院經(jīng)審理認(rèn)為本案的焦點(diǎn)在于被異議商標(biāo)的注冊(cè)是否侵犯他人的在先著作權(quán)，從而違反《商標(biāo)法》第三十一條的相關(guān)規(guī)定。
1.原告主張被異議商標(biāo)中的“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)不構(gòu)成作品，即使構(gòu)成作品亦超出了我國(guó)著作權(quán)法的保護(hù)期限。對(duì)此一審法院認(rèn)為，首先，根據(jù)《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法實(shí)施條例》第二條的規(guī)定，我國(guó)著作權(quán)法中所稱(chēng)的作品，應(yīng)當(dāng)指具有一定獨(dú)創(chuàng)性的且能夠以有形形式復(fù)制的智力勞動(dòng)成果。其次，本案中涉及的“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)由“SONOR”和“鼓槌”圖形組成，其中的“SONOR”為普通字體的無(wú)含義英文單詞，不能體現(xiàn)出該文字系創(chuàng)造性智力思維活動(dòng)的成果；其中的“鼓槌”圖形系普通樂(lè)器造型，現(xiàn)實(shí)生活中較為常見(jiàn)，亦未能體現(xiàn)出智力思維勞動(dòng)的創(chuàng)作過(guò)程。因此，被異議商標(biāo)中的“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)未能體現(xiàn)出我國(guó)著作權(quán)法所規(guī)定的獨(dú)創(chuàng)性，其不構(gòu)成作品。最后，在“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)未構(gòu)成作品的情況下，本案被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)亦不構(gòu)成對(duì)上述標(biāo)識(shí)在先著作權(quán)的侵犯。第35449號(hào)裁定中關(guān)于被異議商標(biāo)侵犯第三人“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)在先著作權(quán)的認(rèn)定有誤，一審法院予以糾正。
2.本案第三人在庭審中主張第35449號(hào)裁定存在漏審情況，對(duì)此一審法院認(rèn)為：根據(jù)第三人向被告提交的異議復(fù)審請(qǐng)求書(shū)和質(zhì)證理由中所記載的內(nèi)容可知，第三人不僅向被告提出了被異議商標(biāo)侵犯“SONOR及圖”標(biāo)識(shí)在先著作權(quán)的復(fù)審理由，亦明確提出了被異議商標(biāo)系搶注其在先使用并有一定影響商標(biāo)的復(fù)審理由，但第35449號(hào)裁定并未對(duì)第三人的上述復(fù)審理由予以評(píng)述。因此，第35449號(hào)裁定存在遺漏第三人復(fù)審理由的情形，屬于程序違法。被告應(yīng)當(dāng)結(jié)合第三人在評(píng)審階段提交的相關(guān)證據(jù)，對(duì)第三人的上述復(fù)審理由作出相關(guān)認(rèn)定。
綜合以上事實(shí)，一審法院認(rèn)為：原告提出的訴訟理由成立，第35449號(hào)裁定亦存在程序違法的情形，法院對(duì)于原告提出的要求撤銷(xiāo)該裁定的訴訟請(qǐng)求予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第五十四條第(二)項(xiàng)第2、3目之規(guī)定，判決如下：
1.撤銷(xiāo)中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的商評(píng)字[2013]第35449號(hào)關(guān)于第6289574號(hào)“蘇諾SONOR及圖”商標(biāo)異議復(fù)審裁定;
2.責(zé)令中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)針對(duì)索諾公司就第6289574號(hào)“蘇諾SONOR及圖”商標(biāo)提出的商標(biāo)異議復(fù)審申請(qǐng)重新作出裁定。
三、商標(biāo)行政訴訟二審階段
索諾公司不服一審判決,在法定期限內(nèi)向二審法院提起上訴。理由是:
1.被異議商標(biāo)標(biāo)志系抄襲索諾公司特有的、已經(jīng)使用多年并為業(yè)內(nèi)熟知的標(biāo)志,故旭秋公司申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo),具有明顯的主觀惡意,屬于典型的惡意搶注行為。一審判決據(jù)以撤銷(xiāo)第35449號(hào)異議復(fù)審裁定的理由缺乏事實(shí)和法律依據(jù),且不符合在先判例中提出的相關(guān)法律適用標(biāo)準(zhǔn)和商標(biāo)保護(hù)司法政策。一審法院認(rèn)定索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志不具有獨(dú)創(chuàng)性,不構(gòu)成著作權(quán)法規(guī)定的作品,缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。
2.一審判決在評(píng)判獨(dú)創(chuàng)性時(shí)對(duì)智力創(chuàng)作高度要求過(guò)高,并無(wú)法律依據(jù)。且一審判決未從“S0N0R及圖”標(biāo)志整體來(lái)判斷其獨(dú)創(chuàng)性,而是分別認(rèn)定該標(biāo)志不具有獨(dú)創(chuàng)性,然后就徑行認(rèn)定整個(gè)標(biāo)志不具有獨(dú)創(chuàng)性,該判斷方法是錯(cuò)誤的。故而，請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決,維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的第35449號(hào)異議復(fù)審裁定。
在二審訴訟程序中,索諾公司提交了5份未在爭(zhēng)議程序及一審訴訟程序中提交的證據(jù):
1、2006年舉辦的中國(guó)(上海)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì)會(huì)刊扉頁(yè)、相關(guān)參展商目錄頁(yè)、相關(guān)參展商簡(jiǎn)介、尾頁(yè)；
2、《上海展會(huì)日?qǐng)?bào)》的首頁(yè)及照片頁(yè)；
3、2007年舉辦的中國(guó)(上海)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì)會(huì)刊扉頁(yè)、相關(guān)參展商目錄頁(yè)、相關(guān)參展商簡(jiǎn)介、尾頁(yè)；
4、中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)奧爾夫?qū)I(yè)委員會(huì)成立20周年會(huì)刊《奧爾夫在中國(guó)》扉頁(yè)、目錄頁(yè)、第33頁(yè)、第44頁(yè)、第78頁(yè)、尾頁(yè)；
5、上海打擊樂(lè)協(xié)會(huì)出具的《證明》。
索諾公司以上述證據(jù)1－3證明在2006年、2007年舉辦的中國(guó)(上海)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì)上展出標(biāo)有“S0N0R及圖”標(biāo)志標(biāo)志的產(chǎn)品。旭秋公司也參加了上述展覽會(huì)。索諾公司以上述證據(jù)9證明索諾公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前在中國(guó)大陸地區(qū)宣傳“S0N0R及圖”標(biāo)志及標(biāo)有該標(biāo)志的產(chǎn)品。索諾公司以上述證據(jù)10證明索諾公司“S0N0R及圖”品牌為國(guó)際打擊樂(lè)知名品牌,自2004年起在中國(guó)廣為宣傳。
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、旭秋公司對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性均無(wú)異議。旭秋公司主張上述證據(jù)與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性。
二審法院認(rèn)為:2001年商標(biāo)法第三十條規(guī)定:“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”
著作權(quán)法所稱(chēng)作品是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。
索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志中,“S0N0R”為普通字體的無(wú)含義英文字母組合,雖然“S0N0R”的組合需要進(jìn)行選擇,但僅以此不能使“S0N0R”組合具有著作權(quán)法意義上的獨(dú)創(chuàng)性。索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志中的圖形,以相關(guān)公眾的認(rèn)知水平,可以認(rèn)定為是普通樂(lè)器“鼓槌”的造型,其在現(xiàn)實(shí)生活中較為常見(jiàn),未體現(xiàn)出其付出了創(chuàng)造性的智力勞動(dòng),因此,不具備著作權(quán)法意義上的獨(dú)創(chuàng)性。一審法院關(guān)于索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志中的“S0N0R”字母組合、“鼓槌”圖形分別不具備獨(dú)創(chuàng)性,不構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品的認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)。但是,一審法院在未對(duì)“S0N0R”與“鼓槌“圖形”組合后構(gòu)成的“S0N0R及圖”標(biāo)志整體不構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品的理由進(jìn)行說(shuō)明即認(rèn)定“S0N0R及圖”標(biāo)志不構(gòu)成作品,顯屬不當(dāng)。將并無(wú)含義的“S0N0R”字母組合與“鼓槌”圖形進(jìn)行結(jié)合,構(gòu)成其中索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志包含了作者相應(yīng)的智力勞動(dòng)的成果,符合著作權(quán)法所規(guī)定的獨(dú)創(chuàng)性的要求,“S0N0R及圖”標(biāo)志構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。一審法院對(duì)此認(rèn)定錯(cuò)誤,應(yīng)予糾正。
根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定,法人或者其他組織的作品、著作權(quán)(署名權(quán)除外)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品,除署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)外的其他權(quán)利的保護(hù)期為五十年,截止于作品首次發(fā)表后第五十年的12月31日,但作品自創(chuàng)作完成后五十年內(nèi)未發(fā)表的,不再保護(hù)。
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在第35449號(hào)異議復(fù)審裁定中認(rèn)定“在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前,“S0N0R及圖”作為商標(biāo),索諾公司于1907年即在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè),后又在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè),并有著作權(quán)登記證書(shū)”,根據(jù)相關(guān)公眾的認(rèn)知水平,在1907年即在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)“S0N0R及圖”標(biāo)志,那么,“S0N0R及圖”標(biāo)志的著作權(quán)的形成時(shí)間應(yīng)早于、至遲不晚于索諾公司申請(qǐng)注冊(cè)“S0N0R及圖”商標(biāo)的申請(qǐng)日。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在第35449號(hào)異議復(fù)審裁定中并未對(duì)索諾公司主張權(quán)利的“S0N0R及圖”標(biāo)志享有著作權(quán)的起止時(shí)間作出認(rèn)定,而是否屬于著作權(quán)法保護(hù)期間的作品對(duì)于2001年商標(biāo)法第三十條的適用具有影響,因此,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)在對(duì)“S0N0R及圖”標(biāo)志是否屬于著作權(quán)法保護(hù)期間的作品作出認(rèn)定,并在此前提下對(duì)是否可以適用2001年商標(biāo)法第三十條作出判斷。
一審法院認(rèn)定,根據(jù)索諾公司提交的爭(zhēng)議請(qǐng)求書(shū)和質(zhì)證理由中所記載的內(nèi)容可知,索諾公司不僅提出了被異議商標(biāo)侵犯“S0N0R及圖”標(biāo)識(shí)在先著作權(quán)的復(fù)審理由,亦明確提出了被異議商標(biāo)系搶注其在先使用并有一定影響商標(biāo)的復(fù)審理由,但第35449號(hào)異議復(fù)審裁定并未對(duì)上述復(fù)審理由予以評(píng)述。因此,第35449號(hào)異議復(fù)審裁定存在遺漏索諾公司爭(zhēng)議理由的情形,屬于程序違法。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、旭秋公司均服從一審判決,索諾公司亦未對(duì)一審法院的上述認(rèn)定提出異議。本院經(jīng)審查,亦認(rèn)同上述一審法院關(guān)于商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)存在漏審的程序錯(cuò)誤的認(rèn)定。
綜上,一審判決認(rèn)定事實(shí)、適用法律雖有一定瑕疵,但鑒于第35449號(hào)異議復(fù)審裁定存在認(rèn)定事實(shí)不清及漏審的錯(cuò)誤,因此,一審判決的處理結(jié)果并無(wú)不當(dāng)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第八十九條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,二審法院判決駁回上訴,維持原判。
四、商評(píng)委重新作出裁定階段
2017年1月23日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)北京市高級(jí)人民法院的終審判決，依法重新組成合議庭，針對(duì)索諾公司就6289574號(hào)“蘇諾SONOR及圖”商標(biāo)提出的異議復(fù)申請(qǐng)重新作出了裁定。該裁定中認(rèn)為：一、“SONOR及圖”標(biāo)志包含了作者相應(yīng)的智力勞動(dòng)成果，符合著作權(quán)法規(guī)定的獨(dú)創(chuàng)性要求，“SONOR及圖”標(biāo)志構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。申請(qǐng)人索諾公司提交的證據(jù)可以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前的2006年5月其已將“SONOR及圖”標(biāo)志公開(kāi)在中國(guó)大陸發(fā)表于《鼓＆貝斯》等雜志上，被申請(qǐng)人所從事的亦為相關(guān)行業(yè)，具有接觸到“SONOR及圖”作品的可能。同時(shí)，被申請(qǐng)人濟(jì)南旭秋樂(lè)器有限公司提交的證據(jù)無(wú)法證明其注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為已獲索諾公司授權(quán)。被異議商標(biāo)的注冊(cè)已構(gòu)成修改前《商標(biāo)法》第三十一條所指損害他人在先權(quán)利之情形。二、索諾公司提交的現(xiàn)有證據(jù)不足以證明在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前其“SONOR及圖”商標(biāo)已具有一定影響，故被異議商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成修改前《商標(biāo)法》第三十一條所指搶注他人已在先使用并具有一定影響商標(biāo)的情形。裁定被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用2001年商標(biāo)法。
《商標(biāo)法》第三十二條：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。（即：修改前《商標(biāo)法》第三十一條）
《商標(biāo)法》第三十條： 對(duì)初步審定的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，任何人均可以提出異議。公告期滿(mǎn)無(wú)異議的，予以核準(zhǔn)注冊(cè)，發(fā)給商標(biāo)注冊(cè)證，并予公告。
《商標(biāo)法》第三十二條：對(duì)駁回申請(qǐng)、不予公告的商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人。商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出決定，并書(shū)面通知申請(qǐng)人。
當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定不服的，可以自收到通知之日起三十日內(nèi)向人民法院起訴。
《商標(biāo)法》第三十三條：對(duì)初步審定、予以公告的商標(biāo)提出異議的，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取異議人和被異議人陳述事實(shí)和理由，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，做出裁定。當(dāng)事人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出裁定，并書(shū)面通知異議人和被異議人。
當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內(nèi)向人民法院起訴。人民法院應(yīng)當(dāng)通知商標(biāo)復(fù)審程序的對(duì)方當(dāng)事人作為第三人參加訴訟。
對(duì)企業(yè)的啟示：
本案當(dāng)事人雙方經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的爭(zhēng)議過(guò)程，其中爭(zhēng)議的焦點(diǎn)就在于被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè),是否違反2001年商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定， 即被異議商標(biāo)的注冊(cè)是否損害了他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。具體到本案中，主要涉及的是在先的著作權(quán)與在后的商標(biāo)注冊(cè)之前的沖突。
首先要明確一個(gè)問(wèn)題，著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)都屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律的保護(hù)領(lǐng)域，但兩者的形成條件、保護(hù)范圍還是有所區(qū)別的。商標(biāo)權(quán)是指經(jīng)過(guò)商標(biāo)主管部門(mén)授予申請(qǐng)人在某一類(lèi)的特定商品上使用某一特定標(biāo)志，用以區(qū)別不同商品或服務(wù)提供者的專(zhuān)有權(quán)利。其基本特征是顯著性，即社會(huì)公眾通過(guò)識(shí)別該商標(biāo)能夠很容易的將該商品或服務(wù)的提供者與其它商品或服務(wù)的提供者區(qū)別開(kāi)來(lái)。商標(biāo)權(quán)的取得需要通過(guò)申請(qǐng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此具有唯一性。著作權(quán)即版權(quán)，其最基本的特征是獨(dú)創(chuàng)性，即獨(dú)立完成。著作權(quán)的取得屬于自然取得，自作品獨(dú)立完成時(shí)即享有著作權(quán)，而無(wú)需申請(qǐng)登記或者備案。并且值得注意的是，著作權(quán)可能不具有唯一性，即凡是獨(dú)立完成作品的人都應(yīng)當(dāng)享有著作權(quán)。
兩者權(quán)利的沖突體現(xiàn)在申請(qǐng)人注冊(cè)商標(biāo)時(shí)使用了他人享有著作權(quán)的作品或作品使用了他人已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)這兩種情況。在實(shí)踐中，以前一種情形居多，后一種情形較為少見(jiàn)。而之所以商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)會(huì)產(chǎn)生沖突，在于商標(biāo)標(biāo)識(shí)一般是由文字、圖形或者兩者的結(jié)合以及立體形狀、聲音等符號(hào)來(lái)構(gòu)成的；而恰巧著作權(quán)保護(hù)的作品也很大一部分是由文字、圖形或者兩者的結(jié)合以及立體形狀、聲音（音樂(lè)、電影）等符號(hào)構(gòu)成的。當(dāng)這些符號(hào)產(chǎn)生重合的時(shí)候，就很容易產(chǎn)生權(quán)利的沖突問(wèn)題。根據(jù)修改前的商標(biāo)法第三十一條，權(quán)利主體往往以在先的著作權(quán)為由來(lái)對(duì)在后的商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h或撤銷(xiāo)申請(qǐng)。
以著作權(quán)來(lái)主張?jiān)谙葯?quán)利的案件可以遵循以下判斷：首先，要判斷當(dāng)事人據(jù)以主張的圖案是否構(gòu)成著作權(quán)法上的作品，這是最基礎(chǔ)的前提條件。按照我國(guó)著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定，文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種形式復(fù)制的智力成果稱(chēng)之為作品。作品一定要具備獨(dú)創(chuàng)性，而不是對(duì)已有作品的抄襲。只要具有一定程度的個(gè)性、創(chuàng)造性，作品中體現(xiàn)出了作者某種程度的取舍、選擇、安排、設(shè)計(jì)，就該認(rèn)為具有獨(dú)創(chuàng)性。該案中，一審法院認(rèn)為本案涉及的“SONOR”圖形無(wú)實(shí)際含義，系英文字母的簡(jiǎn)單組合；“鼓槌”圖形也是普通的樂(lè)器造型，生活中較為常見(jiàn)，均未能體現(xiàn)出智力思維勞動(dòng)的創(chuàng)作過(guò)程，認(rèn)為不構(gòu)成作品。二審法院認(rèn)可了一審法院關(guān)于“SONOR”和“鼓槌”分別都不具有獨(dú)創(chuàng)性，不構(gòu)成作品的認(rèn)定，但認(rèn)為組合構(gòu)成的“SONOR及圖”具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。在商評(píng)委重新作出的裁定中也與二審法院的觀點(diǎn)保持一致。
其次，判斷當(dāng)事人是其主張權(quán)利作品的著作權(quán)人或相關(guān)權(quán)利人。《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》第十一條規(guī)定：“著作權(quán)屬于作者，本法另有規(guī)定的除外。創(chuàng)作作品的公民是作者，由法人或者其他組織主持，代表法人或者其他組織意志創(chuàng)作，并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的作品，法人或者其他組織視為作者。如無(wú)相反證明，在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者。”《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條規(guī)定：“當(dāng)事人提供的涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物、著作權(quán)登記證書(shū)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的證明、取得權(quán)利的合同等，可以作為證據(jù)。在作品或制品上署名的自然人、法人或者其他組織視為著作權(quán)、與著作權(quán)有關(guān)權(quán)益的權(quán)利人，但有相反證據(jù)除外。”該案中，索諾公司提交了該美術(shù)作品的著作權(quán)登記證書(shū)，證明作品著作權(quán)人為索諾公司，故在無(wú)相反證據(jù)的情況下，可以認(rèn)定索諾公司是涉案美術(shù)作品的著作權(quán)人，可就該涉案美術(shù)作品主張相關(guān)權(quán)利。
再次，判斷爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人有接觸涉案作品的可能。對(duì)于“接觸”的證明不僅僅局限于以直接證據(jù)證明對(duì)方已實(shí)際接觸作品的情況，著作權(quán)人舉證證明對(duì)方有“合理的可能”接觸過(guò)權(quán)利人的作品的，也可以認(rèn)定對(duì)方接觸了著作權(quán)人的作品。該案中，索諾公司提交的證據(jù)可以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前的2006年5月其已將“SONOR及圖”標(biāo)志公開(kāi)在中國(guó)大陸發(fā)表于《鼓＆貝斯》等雜志上，被申請(qǐng)人處于同一行業(yè)，具有接觸到“SONOR及圖”作品的可能。
最后，判斷爭(zhēng)議商標(biāo)與當(dāng)事人主張著作權(quán)的作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。所謂實(shí)質(zhì)性相似，即申請(qǐng)商標(biāo)使用了與著作權(quán)人的作品相同或相近似的表達(dá)形式。該案中，涉案美術(shù)作品為英文字母SONOR及鼓槌圖形，訴爭(zhēng)商標(biāo)同樣為SONOR字母組合與鼓槌圖形，兩者在整體形象、外形輪廓、繪畫(huà)風(fēng)格等方面存在高度相似，故訴爭(zhēng)商標(biāo)與涉案美術(shù)作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。
很多企業(yè)經(jīng)常有這樣的困擾，就是想全方位的來(lái)保護(hù)商標(biāo)，但是又不想做全類(lèi)注冊(cè)，因?yàn)橘M(fèi)用太高了，能否做個(gè)著作權(quán)登記，這樣就可以以在先的著作權(quán)來(lái)對(duì)抗在后的商標(biāo)的注冊(cè)了？
這個(gè)要分情況，首先，要滿(mǎn)足作品的獨(dú)創(chuàng)性這個(gè)要求，其次作品的形成時(shí)間要在商標(biāo)申請(qǐng)日之前。只有這樣，才有可能以在先的著作權(quán)來(lái)對(duì)在后的商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h或?qū)σ呀?jīng)注冊(cè)的商標(biāo)提出無(wú)效宣告。還有很多公司錯(cuò)誤地認(rèn)為，著作權(quán)的保護(hù)，只需要辦理著作權(quán)登記就可以高枕無(wú)憂(yōu)了，然而事實(shí)并非如此，著作權(quán)登記采取的是自愿登記原則，登記機(jī)關(guān)僅對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行形式審查，著作權(quán)登記證書(shū)的證明效力需結(jié)合其他證據(jù)綜合判斷，因此，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，保留好著作權(quán)原始取得的證據(jù)具有重要意義。另外，從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，作為時(shí)間在后的商標(biāo)申請(qǐng)人，要想不被在先的著作權(quán)人提出異議或者無(wú)效宣告，在商標(biāo)設(shè)計(jì)完成后應(yīng)當(dāng)保存手稿，作為獨(dú)立完成的證據(jù)，然后申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，能夠證明商標(biāo)圖樣的獨(dú)創(chuàng)性才是最為關(guān)鍵的。
